Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 21 martie 2012.#Feng Shen Technology Co. Ltd împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).#Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă FS — Rea‑credință a solicitantului — Articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009].#Cauza T-227/09.

Reclamanta, Feng Shen Technology Co. Ltd, este o societate din Taiwan care produce și distribuie diverse articole, printre care fermoare. Aceasta este titulară, printre altele, a mai multor mărci din Taiwan, înregistrate pentru a desemna, în special, produse care fac parte din clasa 26 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare, și care corespund, în special, următoarei descrieri: „Fermoare” și sunt constituite din următorul semn figurativ:

În anul 2000, reclamanta a legat relații comerciale cu intervenientul, domnul Jarosław Majtczak, care exercita activități comerciale în Polonia sub denumirea comercială „P H U Berotex”.

În cadrul schimburilor de e-mailuri cu reclamanta, intervenientul a avut ca referință un catalog al acesteia din urmă reprezentând fermoare. Facturile emise de reclamantă în cadrul relației sale comerciale cu intervenientul purtau mărcile din Taiwan anterioare, însoțite de simbolul ®.

Relația comercială dintre reclamantă și intervenient a luat sfârșit în luna ianuarie 2005.

Reclamanta a făcut apel la un alt distribuitor pentru Polonia, și anume societatea Pik Foison sp. z o.o., care a fost creată în anul 2004.

La 7 iunie 2005, intervenientul a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

Marca a cărei înregistrare a fost solicitată la 15 mai 2006 sub numărul 4431391 pentru produse care fac parte din clasa 26 în sensul Aranjamentului de la Nisa și care corespund următoarei descrieri: „Fermoare” este următorul semn figurativ:

La 29 septembrie și la 2 octombrie 2006, birourile vamale poloneze au pus sub sechestru, la solicitarea intervenientului, loturi de fermoare purtând mărcile din Taiwan anterioare care se aflau la Pik Foison.

La 17 octombrie 2006, reclamanta a depus, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009], o cerere de declarare a nulității mărcii înregistrate sub numărul 4431391 pentru motivul că intervenientul a fost de rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a unei mărci. Reclamanta a arătat printre altele că intervenientul știa că reclamanta utiliza un semn compus din majusculele „F” și „S” în Uniunea Europeană ca marcă pentru fermoare și că cererea de înregistrare a mărcii contestate fusese depusă în scopul de a împiedica această utilizare.

La 24 ianuarie 2008, divizia de anulare a adoptat o decizie de respingere a cererii de declarare a nulității.

La 25 martie 2008, reclamanta a introdus o cale de atac la OAPI împotriva deciziei diviziei de anulare.

Prin decizia din 1 aprilie 2009 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a OAPI a respins calea de atac. Aceasta a subliniat, mai întâi, că nu exista o definiție legală a noțiunii de rea-credință și că era vorba, în general, de un comportament contrar uzanțelor comerciale loiale.

În continuare, camera de recurs a considerat că este posibil ca un solicitant să fi acționat cu rea-credință atunci când a depus o cerere de înregistrare a unei mărci, deși cunoștea, datorită relațiilor directe pe care acesta le avea cu un terț, faptul că terțul utiliza de bună-credință și absolut legal o marcă identică pentru produse și servicii similare în afara teritoriului Uniunii. Camera de recurs a precizat, în această privință, că sarcina de a dovedi existența unei asemenea rele-credințe revenea celui care solicita anularea mărcii comunitare.

Camera de recurs a considerat că, în speță, reclamanta nu făcuse dovada unei astfel de rele-credințe. În această privință, camera de recurs a invocat cele șase considerații expuse în continuare.

În primul rând, mărcile din Taiwan anterioare și marca contestată nu sunt similare în plan vizual și reclamanta nu a demonstrat că utilizase mărcile din Taiwan anterioare înainte de data depunerii mărcii contestate (punctul 16 din decizia atacată).

În al doilea rând, reclamanta doar fabrica fermoare pentru intervenient, în conformitate cu specificațiile furnizate de acesta din urmă (punctul 18 din decizia atacată).

În al treilea rând, intervenientul a început să comercializeze el însuși fermoarele purtând semnul corespunzător mărcii contestate în Polonia în 2000, aplicând pe acestea semnul protejat în prezent ca marcă comunitară în Polonia (punctele 19 și 22 din decizia atacată).

În al patrulea rând, reclamanta nu a demonstrat că încercase să își comercializeze ea însăși fermoarele în Uniune în perioada cuprinsă între anii 2000 și 2005 (punctul 20 din decizia atacată).

În al cincilea rând, reclamanta nu a manifestat interes pentru protejarea unui semn compus din grupul de majuscule „FS” în Uniune înainte de data depunerii mărcii contestate (punctul 22 din decizia atacată).

În al șaselea rând, intervenientul nu era obligat în mod legal să informeze în prealabil reclamanta cu privire la intenția sa de a solicita înregistrarea mărcii contestate (punctul 22 din decizia atacată).

În temeiul acestor considerații, camera de recurs a concluzionat, în considerentul (24) al deciziei atacate, că intervenientul nu acționase cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Reclamanta solicită Tribunalului: — anularea deciziei atacate; — declararea nulității mărcii contestate; — obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

OAPI și intervenientul solicită, în esență, Tribunalului: — respingerea acțiunii; — obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În cadrul ședinței, OAPI a contestat admisibilitatea probelor prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului, și anume documente care nu figurau în dosarul OAPI și pe care reclamanta și intervenientul le-au atașat la memoriul în replică și la memoriul în duplică, cu excepția documentelor prezentate ca răspuns la întrebările adresate de Tribunal.

În această privință, trebuie amintit că acțiunea introdusă la Tribunal vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs, în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 65 din Regulamentul nr. 207/2009), și că, în cadrul acțiunii în anulare, legalitatea actului atacat trebuie apreciată în funcție de elementele de fapt și de drept care existau la data adoptării actului. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața sa. Astfel, admiterea unor asemenea înscrisuri ar fi contrară articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, potrivit căruia memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 11 noiembrie 2009, Frag Comercio Internacional/OAPI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, nepublicată în Repertoriu, punctul 17 și jurisprudența citată].

Reiese că documentele prezentate de reclamantă și de intervenient pentru prima dată în fața Tribunalului, în anexele la memoriul în replică și la memoriul în duplică, nu pot fi luate în considerare și, prin urmare, trebuie înlăturate.

Reclamanta prezintă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

Potrivit reclamantei, există rea-credință în sensul dispoziției sus-menționate atunci când solicitantul mărcii încearcă, prin intermediul înregistrării mărcii, să „pună mâna” pe marca unui terț cu care a avut relații contractuale sau precontractuale. Reclamanta susține că întreg comportamentul intervenientului constituie rea-credință în acest sens. Reclamanta subliniază, în special, că ea utiliza mărcile din Taiwan anterioare în Uniunea Europeană din anul 2000 și că intervenientul era informat cu privire la această utilizare.

OAPI consideră că nu s-a dovedit că înregistrarea mărcii contestate avea drept obiectiv numai să împiedice reclamanta să importe produse care purtau mărci din Taiwan anterioare în Uniune. Astfel, intervenientul ar fi utilizat în mod efectiv marca contestată pentru a identifica originea comercială a propriilor produse.

Intervenientul contestă că ar fi avut cunoștință de mărcile din Taiwan anterioare în legătură cu fermoare. Acesta susține că reclamanta fabrica fermoare în funcție de specificațiile pe care i le dădea și adaugă că a creat marca contestată în decembrie 1999 și că a dezvoltat-o pe piața poloneză din anul 2000.

Trebuie amintit, mai întâi, că regimul mărcii comunitare se bazează pe principiul potrivit căruia un drept exclusiv este conferit primei solicitări, înscris la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009]. În temeiul acestui principiu, o marcă nu poate fi înregistrată ca marcă comunitară decât în măsura în care o marcă anterioară nu se opune acestui lucru, indiferent dacă este vorba, printre altele, de o marcă comunitară, de o marcă înregistrată într-un stat membru sau de Oficiul Benelux al proprietății intelectuale, de o marcă care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru sau de o marcă care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Uniune. În schimb, doar utilizarea de către un terț a unei mărci neînregistrate nu se opune înregistrării unei mărci identice sau similare ca marcă comunitară pentru produse sau servicii identice sau similare. Aceeași constatare este valabilă, în principiu, în ceea ce privește utilizarea de către un terț a unei mărci înregistrate în afara Uniunii.

Această regulă este nuanțată, în special, de articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, în temeiul căruia nulitatea unei mărci comunitare se declară ca urmare a unei cereri depuse la OAPI sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Partea care a formulat cererea de declarare a nulității și care înțelege să invoce acest motiv are obligația de a dovedi împrejurările care permit să se ajungă la concluzia că titularul unei mărci comunitare era de rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a acesteia din urmă.

În Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Rep., p. I-4893, denumită în continuare „Hotărârea Lindt Goldhase”), Curtea aduce mai multe precizări cu privire la modul în care trebuie interpretat conceptul de rea-credință prevăzut la articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Astfel, la punctul 53 din această hotărâre, Curtea subliniază că reaua-credință a solicitantului, în sensul acestei dispoziții, trebuie apreciată în mod global, luând în considerare toți factorii din speță și în special: — împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar care poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; — intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare; — nivelul de protecție de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Curtea a menționat de asemenea, în Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 33 de mai sus (punctul 44), că intenția de a împiedica comercializarea unui produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe a solicitantului. Acest lucru este valabil în special atunci când, ulterior, se adeverește că acesta din urmă a înregistrat un semn ca marcă comunitară, fără a avea intenția de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț.

În schimb, din Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 33 de mai sus (punctele 48 și 49), reiese că solicitantul poate de asemenea să urmărească un scop legitim dorind să se protejeze de tentativa unui terț care, prin intrarea sa recentă pe piață, încearcă să profite de reputația semnului solicitantului.

În aceste condiții, din formularea reținută în Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 33 de mai sus, reiese că factorii enumerați mai sus nu sunt decât exemple dintr-un ansamblu de elemente care pot fi luate în considerare cu scopul de a se pronunța asupra eventualei rele-credințe a unui solicitant de înregistrare, la momentul depunerii cererii.

În speță, camera de recurs s-a întemeiat pe cele șase considerații expuse la punctul 14 de mai sus pentru a constata lipsa de rea-credință a intervenientului. Așadar, acestea trebuie examinate în lumina argumentelor invocate de reclamantă.

Astfel, în primul rând, constatarea făcută la punctul 16 al deciziei atacate, potrivit căreia marca contestată era în mod clar diferită de mărcile din Taiwan anterioare, nu rezultă decât dintr-o comparare vizuală sumară a elementelor grafice ale celor două mărci.

Or, potrivit unei jurisprudențe constante, identitatea sau similitudinea dintre două semne, la care se referă Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 33 de mai sus (punctul 53), trebuie examinată în funcție de similitudinile vizuală, fonetică și conceptuală ale acestora. De altfel, această examinare trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de mărcile în cauză, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante (a se vedea Hotărârea Curții din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctul 35 și jurisprudența citată).

În aceste împrejurări, camera de recurs a săvârșit o eroare concluzionând că nu există identitate sau similitudine între marca contestată și mărcile din Taiwan anterioare fără a efectua o analiză globală a tuturor elementelor pertinente și, în special, fără a examina similitudinile fonetică și conceptuală dintre aceste două mărci. În speță, o astfel de analiză se impunea cu atât mai mult cu cât, astfel cum arată reclamanta, punerea sub sechestru a produselor care purtau mărcile din Taiwan anterioare, realizată de autoritățile vamale poloneze la cererea titularului mărcii contestate, sugerează că aceste două mărci sunt suficient de similare pentru a crea un risc de confuzie.

În al doilea rând, reclamanta contestă constatarea pe care camera de recurs a făcut-o în considerentul (18) al deciziei atacate, potrivit căreia aceasta se limita la fabricarea de fermoare în conformitate cu instrucțiunile intervenientului. Aceasta invocă faptul că ea îi livra intervenientului fermoare care purtau mărcile din Taiwan anterioare, astfel cum erau acestea prezentate în catalogul său comercial.

În această privință, trebuie să se constate că catalogul comercial prezentat de reclamantă în anexa la cererea sa introductivă conține efectiv fermoare care poartă mărci din Taiwan anterioare și că, într-un e-mail din 19 decembrie 2000, intervenientul a făcut trimitere la un catalog al reclamantei pentru a comanda fermoare.

În aceste împrejurări, Tribunalul a solicitat intervenientului să prezinte orice document care permitea să se afirme că acesta comunica reclamantei specificațiile potrivit cărora fermoarele trebuiau să fie fabricate. Intervenientul a răspuns la această întrebare prezentând câteva facturi și făcând trimitere la înscrisurile din dosar. Or, aceste documente nu conțin specificații tehnice sau comerciale. Ele nu conțin, printre altele, niciun element care să sugereze că intervenientul a solicitat reclamantei să aplice marca contestată pe fermoare.

În consecință, trebuie să se concluzioneze că constatarea camerei de recurs potrivit căreia reclamanta fabrica fermoare în conformitate cu instrucțiunile intervenientului nu este susținută de înscrisurile din dosar.

În al treilea rând, potrivit considerentelor (19) și (22) ale deciziei atacate, intervenientul a început, în anul 2000, să comercializeze în Polonia fermoarele purtând semnul corespunzător mărcii contestate. Așadar, intervenientul este cel care ar fi făcut cunoscută această marcă în Uniune.

Cu toate acestea, astfel cum arată reclamanta, niciun element din dosar nu permite să se considere că intervenientul a utilizat în mod efectiv marca contestată pentru a o aplica pe produse, nici înainte de data cererii de înregistrare, nici ulterior acestei date. În ședință, OAPI a precizat că afirmația, efectuată în considerentul (19) al deciziei atacate, cu privire la utilizarea mărcii contestate, nu era întemeiată decât pe afirmațiile intervenientului, iar nu pe constatări factuale obiective.

Prin urmare, constatarea camerei de recurs referitoare la utilizarea efectivă a mărcii contestate, a cărei temeinicie a fost contestată de reclamantă și care este pertinentă în ceea ce privește aprecierea intenției intervenientului (a se vedea punctele 34 și 35 de mai sus), nu este susținută de elementele din dosar.

În al patrulea rând, reclamanta arată că, spre deosebire de ceea ce s-a reținut la punctul 20 al deciziei atacate, ea a vândut fermoare în Polonia între anii 2000 și 2005. În această privință, Tribunalul constată că, pe de o parte, această afirmație a reclamantei este sprijinită de elemente pe care le-a depus la dosar și, pe de altă parte, este susținută și de intervenient, care a precizat în răspunsul său la o întrebare scrisă a Tribunalului că hotărâse să pună capăt relațiilor sale comerciale cu reclamanta, întrucât aceasta începuse să îi facă concurență pe piața poloneză prin intermediul Pik Foison. În acest context, cu ocazia procedurii în fața Tribunalului, s-a dovedit că reclamanta vânduse către Pik Foison mai multe loturi de fermoare care purtau mărcile din Taiwan anterioare în 2004.

În consecință, constatarea camerei de recurs referitoare la inexistența unor vânzări de fermoare de către reclamantă în Uniune între anii 2000 și 2005 este contrazisă de elementele din dosar. Or, această constatare este pertinentă în ceea ce privește aprecierea eforturilor comerciale ale reclamantei și ale intervenientului în Uniune și, prin urmare, a intenției acestuia din urmă.

Având în vedere cele de mai sus, trebuie să se concluzioneze că patru dintre cele șase considerații reținute de camera de recurs nu se bazează pe o analiză a ansamblului elementelor pertinente, astfel cum impune Hotărârea Lindt Goldhase, punctul 33 de mai sus (punctul 53), și nu sunt sprijinite de elementele din dosar sau sunt întemeiate pe constatări de fapt inexacte.

În ceea ce privește cele două considerații rămase, trebuie constatat că acestea nu sunt suficiente, singure, pentru a determina dacă intervenientul era de rea-credință la depunerea cererii sale de înregistrare a unei mărci comunitare. Astfel, împrejurarea că reclamanta nu a manifestat interes pentru protecția mărcilor din Taiwan anterioare în Uniune și faptul că intervenientul nu era în mod legal obligat să informeze reclamanta în prealabil cu privire la cererea sa de înregistrare a unei mărci comunitare nu permit să se identifice intenția intervenientului la momentul depunerii cererii menționate.

Prin urmare, camera de recurs nu putea, în mod întemeiat, să constate că intervenientul nu era de rea-credință și să respingă cererea de declarare a nulității formulată de reclamantă în temeiul acestor considerații.

Este, așadar, necesară admiterea motivului unic și anularea deciziei atacate.

Cu titlu introductiv, trebuie să se remarce că, solicitând Tribunalului să declare nulitatea mărcii contestate, reclamanta a formulat, în temeiul articolului 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, o cerere de modificare prin care se urmărește ca Tribunalul să adopte decizia pe care camera de recurs ar fi trebuit să o ia [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 4 octombrie 2006, Freixenet/OAPI (Forma unei sticle sablate albe), T-190/04, nepublicată în Repertoriu, punctele 16 și 17]. În consecință, această cerere este admisibilă, spre deosebire de ceea ce pretinde OAPI.

Cu toate acestea, trebuie amintit că competența de modificare nu are ca efect să confere Tribunalului posibilitatea de a substitui aprecierea camerei de recurs prin propria apreciere și, cu atât mai puțin, de a proceda la o apreciere cu privire la care camera respectivă nu s-a pronunțat încă. Exercitarea competenței de modificare trebuie, așadar, în principiu, să fie limitată la situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum acestea sunt stabilite, ce decizie era obligată să adopte camera de recurs (Hotărârea Curții din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, Rep., p. I-5853, punctul 72).

În speță, elementele stabilite în decizia atacată nu permit să se determine ce decizie era obligată să adopte camera de recurs. Astfel, dacă aceste elemente nu justifică constatarea potrivit căreia intervenientul nu era de rea-credință, astfel cum s-a constatat mai sus, în cadrul de examinării cererii de anulare, acestea nu justifică, ele însele, nici constatarea contrară.

În aceste împrejurări, trebuie să se respingă cererea de modificare prezentată de reclamantă și având ca obiect declararea de către Tribunal a nulității mărcii contestate.

Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât OAPI a căzut în pretenții, se impune să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

Potrivit articolului 87 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul de procedură, Tribunalul poate dispune ca un intervenient să suporte propriile cheltuieli de judecată. În speță, intervenientul va suporta propriile cheltuieli de judecată.

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra)

21 martie 2012 ( *1 )

Hotărâre

Istoricul cauzei

Procedura și concluziile

În drept

Cu privire la înscrisurile prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului

Cu privire la cererea de anulare a deciziei atacate

Cu privire la cererea de declarare a nulității mărcii contestate

Cu privire la cheltuielile de judecată