Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 2 iulie 2025.#Ferrari SpA împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.#Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală TESTAROSSA – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Utilizare de către terți – Natura utilizării – Consimțământ implicit al titularului mărcii – Dovada utilizării serioase – Modele la scară redusă de vehicule terestre cu motor (jucării).#Cauza T-1104/23.

Prin acțiunea întemeiată pe articolul 263 TFUE, reclamanta, Ferrari SpA, solicită anularea și modificarea Deciziei Camerei a cincea de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 29 august 2023 (cauza R 887/2016‑5) (denumită în continuare „decizia atacată”).

Printr‑o înregistrare internațională din 17 octombrie 2006, care desemnează Uniunea Europeană și care a fost primită de EUIPO la 8 februarie 2007, reclamanta, Ferrari SpA, a solicitat protecția în Uniune a mărcii verbale TESTAROSSA.

Înregistrarea internațională a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare la 12 februarie 2007 și a fost înscrisă în registrul mărcilor comunitare la 17 decembrie 2007.

Produsele acoperite de marca contestată fac parte printre altele din clasa 28 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespundeau printre altele următoarei descrieri: „Modele la scară redusă de vehicule terestre cu motor (jucării), jucării modulare de construcție și piesele lor de legătură, jocuri de construcție (blocuri)”.

La 14 noiembrie 2014, intervenientul, domnul Kurt Hesse, a formulat o cerere de declarare a nulității efectelor înregistrării internaționale pentru produsele menționate la punctul 4 de mai sus, în temeiul articolului 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [devenit articolul 198 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)], coroborat cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001].

Prin decizia din 18 martie 2016, divizia de anulare a admis în parte cererea de decădere. Ea a respins‑o în ceea ce privește „modelele la scară redusă de vehicule terestre cu motor (jucării)” (denumite în continuare „modelele la scară redusă de vehicule”), dar a admis‑o pentru celelalte produse care fac parte din clasa 28.

La 12 mai 2016, intervenientul a introdus o cale de atac având ca obiect anularea în parte a deciziei diviziei de anulare, în măsura în care aceasta din urmă a refuzat să pronunțe decăderea din drepturile asupra mărcii contestate în ceea ce privește modelele la scară redusă de vehicule.

La 17 octombrie 2016, reclamanta a solicitat de asemenea, în cadrul unei căi de atac incidente, anularea în parte a deciziei diviziei de anulare, în măsura în care aceasta a pronunțat decăderea din drepturile asupra mărcii contestate pentru „jucării modulare de construcție și piesele lor de legătură, jocuri de construcție (blocuri)” cuprinse în clasa 28.

Prin decizia atacată, camera de recurs a admis calea de atac formulată de intervenient și a respins‑o pe cea formulată de reclamantă. Astfel, reclamanta a fost decăzută din drepturile sale asupra mărcii contestate pentru toate produsele menționate la punctul 4 de mai sus.

Reclamanta solicită Tribunalului: – anularea deciziei atacate; – modificarea deciziei atacate în măsura în care s‑a demonstrat utilizarea serioasă a mărcii contestate pentru modelele la scară redusă de vehicule; – obligarea EUIPO, precum și a intervenientului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în procedura în fața camerei de recurs și în prezenta procedură.

EUIPO solicită Tribunalului: – respingerea acțiunii; – obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată în cazul în care se organizează o ședință.

Intervenientul solicită Tribunalului: – respingerea acțiunii; – obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Având în vedere data introducerii cererii de decădere în cauză, și anume 14 noiembrie 2014, care este determinantă pentru stabilirea dreptului material aplicabil, faptele din speță sunt guvernate de dispozițiile materiale ale Regulamentului nr. 207/2009 și ale Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 iunie 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, nepublicată, EU:C:2019:471, punctul 2, și Hotărârea din 3 iulie 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punctul 3).

În această privință, din dispozițiile articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 reiese că efectul unei eventuale declarări a decăderii este retroactiv de la data cererii de decădere. Pe de altă parte, în măsura în care, potrivit unei jurisprudențe constante, se prezumă în general că normele de procedură se aplică la data intrării lor în vigoare (a se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2012, Comisia/Spania, C‑610/10, EU:C:2012:781, punctul 45 și jurisprudența citată), litigiul este guvernat de dispozițiile procedurale ale Regulamentului 2017/1001. Este necesar să se arate însă că, în ceea ce privește dovada utilizării serioase a mărcii contestate, în special în temeiul articolului 82 alineatul (2) literele (d), (f) și (i) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului 2017/1001 și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), litigiul este guvernat de dispozițiile Regulamentului nr. 2868/95 [Hotărârea din 24 martie 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, nepublicată, EU:T:2021:157, punctul 20].

Prin urmare, în speță, în ceea ce privește normele de fond, trimiterile făcute de camera de recurs în decizia atacată și de părți în înscrisurile lor la dispozițiile Regulamentului 2017/1001 trebuie înțelese ca vizând dispozițiile cu conținut identic ale Regulamentului nr. 207/2009.

Prin intermediul primului capăt de cerere, reclamanta solicită fără alte precizări anularea deciziei atacate.

Totuși, din interpretarea globală a cererii introductive reiese că ea nu contestă decizia atacată întrucât prin aceasta s‑a respins calea sa de atac având ca obiect anularea deciziei diviziei de anulare în măsura în care aceasta din urmă a pronunțat decăderea din drepturile asupra mărcii contestate pentru „jucării modulare de construcție și piesele lor de legătură, jocuri de construcție (blocuri)”, cuprinse în clasa 28.

Prin urmare, rezultă că reclamanta solicită, în realitate, doar anularea în parte a deciziei atacate, în măsura în care camera de recurs a pronunțat decăderea din drepturile asupra mărcii contestate pentru modelele la scară redusă de vehicule cuprinse în clasa 28.

Reclamanta invocă două motive întemeiate în esență, primul, pe nemotivare în măsura în care nu ar fi fost luați în considerare toți factorii pertinenți în cadrul aprecierii utilizării serioase a mărcii contestate și, al doilea, pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, în măsura în care camera de recurs a concluzionat în mod eronat că aceasta nu a demonstrat o utilizare serioasă a mărcii contestate pentru modelele la scară redusă de vehicule.

Trebuie examinat mai întâi cel de al doilea motiv.

În temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul unei mărci a Uniunii Europene este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la EUIPO sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, care se întinde, în speță, de la 14 noiembrie 2009 la 13 noiembrie 2014 inclusiv (denumită în continuare „perioada relevantă”), marca menționată nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună‑credință în cadrul Uniunii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare.

În conformitate cu norma 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95, care se aplică mutatis mutandis procedurilor de decădere în conformitate cu norma 40 alineatul (5) din același regulament, dovada utilizării trebuie să privească locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare. Potrivit alineatului (4) al acestei norme, dovezile se limitează, în principiu, la prezentarea de documente justificative, cum ar fi ambalaje, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, anunțuri în ziare, precum și declarații scrise prevăzute la articolul 78 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009.

Astfel, o marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor și serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii, cu excluderea utilizărilor cu caracter simbolic având ca unic obiect menținerea drepturilor conferite de marcă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punctul 43). În plus, condiția privind utilizarea serioasă a mărcii impune ca aceasta, astfel cum este protejată pe teritoriul relevant, să fie utilizată în mod public și spre exterior [a se vedea Hotărârea din 18 martie 2015, Naazneen Investments/OAPI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, nepublicată, EU:T:2015:160, punctul 25 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 11 ianuarie 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punctul 22 (nepublicat) și jurisprudența citată].

Pe de altă parte, utilizarea serioasă a unei mărci nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții, ci trebuie să se întemeieze pe elemente concrete și obiective care dovedesc o utilizare efectivă și suficientă a mărcii pe piața relevantă [a se vedea Hotărârea din 23 septembrie 2009, Cohausz/OAPI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, nepublicată, EU:T:2009:354, punctul 36 și jurisprudența citată].

Dintr‑o jurisprudență constantă reiese că aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se întemeieze pe toate faptele și împrejurările capabile să demonstreze exploatarea comercială reală a acesteia, în special trebuie să se țină seama de utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață pentru produsele sau serviciile protejate prin marcă, de natura acestor produse sau servicii, de caracteristicile pieței, de întinderea și de frecvența utilizării mărcii respective (a se vedea Hotărârea din 18 martie 2015, SMART WATER, T‑250/13, nepublicată, EU:T:2015:160, punctul 26 și jurisprudența citată).

În ceea ce privește în special caracteristicile pieței modelelor la scară redusă de vehicule, Curtea a avut deja ocazia să examineze, în Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), problema dacă atunci când o marcă este înregistrată atât pentru autovehicule, cât și pentru jucării, precum în speță, aplicarea de către un terț, fără autorizarea titularului mărcii, a unui semn identic cu această marcă pe modele la scară redusă de vehicule purtând marca respectivă, cu scopul de a reproduce în mod fidel aceste vehicule, precum și comercializarea respectivelor modele la scară redusă constituie o utilizare pe care titularul mărcii este îndreptățit să o interzică.

În această privință, Curtea a subliniat că exercitarea dreptului exclusiv al titularului unei mărci trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și în special funcției sale esențiale de a garanta consumatorilor proveniența produsului (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punctul 21).

Prin urmare, în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, aplicarea de către un terț a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru jucării pe modele la scară redusă de vehicule nu poate fi interzisă decât dacă aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor acestei mărci (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punctul 22).

Problema dacă o asemenea aplicare aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii trebuie apreciată luând în considerare caracteristicile specifice ale pieței modelelor la scară redusă de vehicule. În această privință, trebuie să se examineze dacă consumatorul mediu, normal informat și suficient de atent și avizat, este obișnuit ca modelele la scară redusă de vehicule să se bazeze pe exemple reale și dacă chiar acordă o mare importanță fidelității absolute față de original, astfel încât este în măsură să înțeleagă că aplicarea mărcii constructorului de automobile pe astfel de modele la scară redusă nu face decât să indice că este vorba despre o reproducere la scară redusă a unui vehicul purtând această marcă. Într‑o asemenea ipoteză, potrivit Curții, publicul relevant nu ar percepe semnul identic cu marca menționată ce figurează pe modelele la scară redusă de vehicule comercializate de un terț ca pe o indicație a faptului că aceste produse provin de la constructorul de automobile sau de la o întreprindere care are legături economice cu acesta din urmă, astfel încât o asemenea utilizare nu ar aduce atingere funcției esențiale a acestei mărci ca marcă înregistrată pentru jucării (a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, punctele 23 și 24).

În decizia atacată, camera de recurs a arătat că piața modelelor la scară redusă de vehicule se caracterizează prin coexistența unor producători independenți de jucării – care utilizează mărci înregistrate inclusiv pentru automobile, precum marca contestată, ca simple indicații ale faptului că un model la scară redusă este o reproducere fidelă a unui model de autovehicul real – și a unor modele la scară redusă de vehicule produse și comercializate direct de titularii unor astfel de mărci sau de întreprinderi care au legături economice cu aceștia, în special prin intermediul unei licențe.

Camera de recurs a arătat de asemenea că publicul relevant este obișnuit să vadă modele la scară redusă de vehicule, cu sau fără licența constructorului de automobile, în funcție de informațiile care figurează pe ambalajele lor. Părțile nu contestă aceste constatări.

Rezultă că un terț poate utiliza o astfel de marcă fără consimțământul titularului său, cu condiția ca utilizarea acesteia pe un model la scară redusă de vehicul să se limiteze la a indica publicului relevant că modelul respectiv este o reproducere fidelă a unui model de automobil real.

În schimb, atunci când utilizarea mărcii de către un terț depășește o simplă indicație a caracterului fidel al reproducerii, făcând referire, cu ocazia comercializării modelelor la scară redusă de vehicule în cauză, de exemplu, așa cum a arătat în mod întemeiat camera de recurs, la un acord de licență încheiat cu titularul acestei mărci, o astfel de utilizare va fi percepută ca o indicație a faptului că aceste produse provin de la constructorul de automobile sau de la o întreprindere care are legături economice cu acesta din urmă printr‑un asemenea acord. O astfel de utilizare ar fi conformă cu funcția esențială a mărcii, și anume indicarea originii comerciale a produsului. În această ipoteză, titularul mărcii va fi îndreptățit să se opună unei asemenea utilizări a mărcii sale de către un terț fără consimțământul său.

Acestea sunt considerațiile în lumina cărora trebuie examinate argumentele reclamantei.

Cu titlu introductiv, trebuie precizat că, deși, așa cum s‑a amintit la punctul 22 de mai sus, dovada utilizării trebuie să privească locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii contestate, camera de recurs s‑a limitat, în decizia atacată, să aprecieze natura utilizării mărcii contestate, așa cum a admis de altfel EUIPO în ședință. În aceste împrejurări, criteriul menționat este singurul supus controlului Tribunalului în prezenta cauză.

În plus, nu se contestă că elementele de probă prezentate de reclamantă conțin marca contestată, uneori sub forma în care a fost înregistrată, și anume TESTAROSSA, alteori sub forma a două elemente verbale separate, și anume „testa” și „rossa”, ci că variația respectivă nu are incidență asupra caracterului distinctiv al acesteia, după cum a arătat în mod întemeiat camera de recurs, astfel încât nu este necesar să se distingă între aceste două forme de utilizare.

Pe de altă parte, în ceea ce privește elementele de probă referitoare la utilizarea mărcii contestate de către societatea Amalgam, camera de recurs a constatat că acestea făceau referire numai la modele la scară redusă de mari dimensiuni care nu erau destinate jocului, astfel încât nu demonstrau o utilizare a mărcii contestate pentru produsele vizate de aceasta. Prin urmare, ea a respins aceste elemente ca fiind lipsite de relevanță. Întrebată în ședință în această privință, reclamanta a precizat că nu contesta acest aspect din decizia atacată.

În sfârșit, este cert că, în perioada relevantă, modelele la scară redusă de vehicule Testarossa nu au fost comercializate de reclamanta însăși, ci de terți, și anume de producători ai unor astfel de modele la scară redusă.

În lumina acestor considerații preliminare trebuie să se examineze, în primul rând, dacă marca contestată a fost utilizată în conformitate cu funcția sa esențială și, în al doilea rând, în cazul în care aceasta este situația, dacă utilizarea respectivă a fost efectuată cu consimțământul reclamantei.

În decizia atacată, camera de recurs a considerat în esență că utilizarea de către terți a mărcii contestate se limita la indicarea faptului că modelele la scară redusă de vehicule în cauză sunt reproduceri fidele ale autovehiculelor Testarossa reale. Ea a ajuns la o asemenea concluzie printre altele constatând că, pe elementele de probă furnizate de reclamantă, mărcile terților dominau ambalajul respectivelor modele la scară redusă de vehicule, că mențiunea „Ferrari Official Licensed Product” (produs oficial sub licență Ferrari) (denumită în continuare „mențiunea «produs oficial sub licență Ferrari»”) nu făcea referire la marca contestată și că aceasta din urmă nu era însoțită de simbolurile „TM” sau „®”, astfel încât marca respectivă nu era utilizată ca o indicație a originii comerciale a modelelor la scară redusă menționate. Camera de recurs a adăugat de asemenea că faptul că marca contestată este aplicată de terți pe modele la scară redusă de vehicule, produse de aceștia din urmă cu standarde de calitate variate și comercializate la prețuri diferite, era în contradicție cu concluzia potrivit căreia marca contestată ar fi fost utilizată ca indicator al originii comerciale a produsului.

Reclamanta arată că utilizarea mărcii contestate pentru modele la scară redusă de vehicule nu se limitează la indicarea faptului că este vorba despre reproducerea la scară redusă a unui vehicul care poartă această marcă, întrucât elementele de probă pe care le‑a prezentat ar demonstra că respectiva utilizare a mărcii contestate a fost făcută sub licențe acordate de ea unor terți, astfel încât marca contestată a fost utilizată în conformitate cu funcția sa esențială. Reclamanta arată de asemenea că neutilizarea simbolurilor „TM” și „®” alături de marca contestată nu poate însemna că utilizarea acesteia nu este conformă cu funcția sa esențială.

EUIPO, susținut de intervenient, afirmă că camera de recurs a considerat în mod întemeiat că elementele de probă nu demonstrau o utilizare a mărcii contestate potrivit funcției sale esențiale, în măsura în care mărcile care identificau originea comercială a produselor nu erau marca contestată, ci diverse alte mărci, printre care mărci ale unor producători independenți de jucării. Acesta adaugă că elementele de probă menționate demonstrează numai că marca contestată a fost utilizată ca element de referință, pentru a indica o reproducere fidelă a modelului real de autovehicul Testarossa.

În această privință, în primul rând, trebuie să se constate că reclamanta a prezentat mai multe cataloage ale societății Bburago, în care figurează marca contestată. Aceste cataloage, din anii 2011-2015, sunt intitulate „Ferrari Race and Play” și prezintă numeroase modele la scară redusă de vehicule Ferrari, printre care modele la scară redusă de vehicule Testarossa. Majoritatea acestor cataloage conțin, în plus, pe coperțile lor, mențiunea „produs oficial sub licență Ferrari”, precum și următoarea indicație: „Produs sub licență FERRARI Spa., FERRARI, elementul figurativ CAL CABRAT, toate logourile și desenele sau modelele industriale distinctive asociate sunt proprietatea FERRARI Spa. Desenele sau modelele industriale ale caroseriilor autovehiculelor FERRARI sunt protejate ca proprietate a FERRARI în temeiul regulamentelor privind desenele și modelele industriale, mărcile și forma de prezentare”. Pe toate aceste cataloage, marca contestată figurează sub fotografiile modelelor la scară redusă de vehicule Testarossa. În partea din stânga sus a catalogului se găsește și logoul întreprinderii Bburago, în timp ce în partea din centru sus este evidențiată marca verbală Ferrari.

Reclamanta a prezentat de asemenea elemente de probă referitoare la utilizarea mărcii contestate de către societatea Hachette, constând în special în fotografii ale unor modele la scară redusă de vehicule Testarossa în ambalajele lor. Marca contestată este înscrisă, cu caractere mari, în partea superioară a ambalajului, precum și pe soclul modelului la scară redusă. Marca verbală Ferrari figurează, cu litere foarte mari, lângă un cal cabrat, în partea superioară a ambalajului. În plus, mențiunea „produs oficial sub licență Ferrari” este clar lizibilă pe partea inferioară a ambalajului. Mențiunea „Hachette” apare, la rândul său, în partea de jos a ambalajului respectiv.

În această privință, pe de o parte, trebuie să se constate că în mod greșit camera de recurs a constatat că ambalajele modelelor la scară redusă de vehicule în cauză erau „dominate” de mărcile terților. Această constatare nu corespunde materialității faptelor reținute la punctele 43 și 44 de mai sus.

Această concluzie nu este repusă în discuție de afirmația camerei de recurs, susținută de asemenea de EUIPO și de intervenient, potrivit căreia marca contestată era utilizată împreună cu alte mărci, care aparțin atât reclamantei, cât și altor întreprinderi. Astfel, dintr‑o jurisprudență constantă reiese că cerința utilizării serioase a unei mărci poate fi îndeplinită atunci când această marcă este utilizată împreună cu o altă marcă, cu condiția ca prima marcă să continue să fie percepută ca o indicație a originii produsului în cauză [a se vedea Hotărârea din 23 septembrie 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma unui fir de iarbă într‑o sticlă), T‑796/16, EU:T:2020:439, punctul 142 și jurisprudența citată].

Aceasta este situația în speță. Astfel, pe elementele de probă sus‑menționate figurează nu numai marca contestată ca atare, clar vizibilă, ci și marca figurativă Ferrari care reprezintă un cal cabrat, marca verbală Ferrari și, mai ales, mențiunea „produs oficial sub licență Ferrari”, precum și mărcile terților, producători ai modelelor la scară redusă de vehicule menționate. Aceste indicații permit publicului relevant să înțeleagă că modelele la scară redusă de vehicule care poartă marca contestată sunt produse de un terț sub licența reclamantei, astfel încât o asemenea utilizare a mărcii contestate este conformă cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta consumatorilor originea comercială a produselor respective.

Simplul fapt, subliniat de camera de recurs, că modelele la scară redusă de vehicule Testarossa sunt comercializate de întreprinderi diferite și că prețul și calitatea acestora sunt diferite nu permite să se concluzioneze că utilizarea respectivă nu este conformă cu funcția esențială a mărcii. Într‑adevăr, așa cum s‑a constatat la punctul 47 de mai sus, întreprinderile terțe aplică pe ambalajul produselor lor sau pe cataloagele lor mențiunea „produs oficial sub licență Ferrari”, stabilind, așadar, o legătură clară cu reclamanta, titulară a mărcii contestate, ceea ce indică astfel publicului relevant originea comercială a produselor respective.

În plus și contrar celor considerate de camera de recurs, este lipsit de relevanță faptul că mențiunile „produs oficial sub licență Ferrari” nu fac, ca atare, referire la marca contestată, întrucât, pe de o parte, marca contestată respectivă figurează în mod clar alături de aceste mențiuni sau, în cataloage, sub fotografiile modelelor la scară redusă relevante și, pe de altă parte, datorită acestor mențiuni, publicul relevant va stabili o legătură între reclamantă, titulară a mărcii contestate, și producătorii de jucării care comercializează produsele în cauză sub această marcă.

Astfel, este de notorietate că, pe piața automobilelor, autovehiculele sunt comercializate atât sub o primă marcă, ce desemnează constructorul acestui autovehicul, cât și sub o a doua marcă, ce desemnează modelul autovehiculului respectiv. Considerațiile menționate sunt relevante și pentru piața modelelor la scară redusă de vehicule, întrucât se consideră că acestea sunt replici fidele ale autovehiculelor reale, astfel încât publicul relevant are obiceiul să facă referire simultan la marca constructorului și la cea a modelului specific. Prin urmare, legătura dintre utilizarea mărcii Ferrari și marca contestată pe ambalaje și pe cataloage este conformă cu uzanțele pieței.

În al doilea rând, trebuie să se arate, asemenea reclamantei, că în mod eronat camera de recurs a considerat că faptul că marca contestată nu era însoțită de simbolurile „TM” sau „®” permitea să se concluzioneze că aceasta nu era utilizată potrivit funcției sale esențiale. Astfel, nu există nicio obligație de a utiliza simbolurile „®” sau „TM” pentru ca o utilizare să fie considerată conformă cu funcția esențială a mărcii. Lipsa simbolurilor menționate nu afectează nici validitatea, nici funcția esențială a mărcilor Uniunii. Prin urmare, lipsa lor alături de marca contestată în elementele de probă nu afectează nicidecum capacitatea mărcii contestate de a‑și îndeplini funcția esențială de a identifica originea comercială a produselor în cauză și de a le distinge de cele ale altor întreprinderi.

Astfel, elementele de probă sus‑menționate prezentate de reclamantă, privite în ansamblu, permit să se considere că marca contestată a fost utilizată, în perioada relevantă, pentru modele la scară redusă de vehicule, în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta originea comercială a produselor pentru care a fost înregistrată.

Potrivit articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, utilizarea mărcii cu consimțământul titularului se consideră ca utilizare făcută de către titular.

Revine titularului mărcii sarcina de a face dovada că a consimțit la utilizarea acestei mărci de către un terț (Hotărârea din 11 mai 2006, Sunrider/OAPI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punctul 44).

În decizia atacată, camera de recurs a considerat că reclamanta nu a demonstrat că, atunci când utilizau marca contestată pentru modele la scară redusă de vehicule, terții acționau cu consimțământul său. Aceasta a observat în special că extrasele din contractele de licență prezentate de reclamantă nu permiteau să se stabilească dacă marca contestată făcea obiectul contractelor respective. Camera de recurs a arătat de asemenea că elementele de probă menționate la punctele 43 și 44 de mai sus nu dovedeau consimțământul reclamantei, în special din cauza faptului că marca contestată nu era menționată în indicația potrivit căreia produsele vândute erau produse oficiale sub licență Ferrari.

Reclamanta contestă această concluzie. În această privință, ea arată că a prezentat mai multe extrase din contractele de licență încheiate între ea și terți pentru vânzarea și producția de modele la scară redusă de vehicule. Camera de recurs ar fi înlăturat în mod eronat aceste contracte de licență, care ar demonstra totuși că ea a consimțit la utilizarea mărcii contestate de către terții respectivi. Reclamanta susține de asemenea că, deși extrasele din aceste contracte de licență nu permit să se stabilească dacă ele privesc marca contestată, mențiunile care figurează pe ambalaje și pe cataloage, precum cele menționate la punctele 43 și 44 de mai sus, permit să se concluzioneze, în orice caz, că aceasta a consimțit, cel puțin în mod implicit, la utilizarea mărcii sale de către terți, din moment ce avea cunoștință de utilizarea respectivă și nu s‑a opus acesteia niciodată.

EUIPO subscrie la aprecierea camerei de recurs potrivit căreia extrasele din contractele de licență prezentate de reclamantă nu permiteau să se concluzioneze că beneficiarii licențelor aveau autorizația de a utiliza marca contestată. Acesta adaugă că a considera că reclamanta a consimțit la utilizarea mărcii contestate ar fi contrar jurisprudenței potrivit căreia utilizarea serioasă nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții.

Intervenientul arată că revenea reclamantei sarcina de a demonstra, în mod neechivoc, că ea a consimțit la utilizarea mărcii contestate și că, în această privință, factorul determinant nu ar trebui să fie punctul de vedere al publicului relevant, ci relația efectivă dintre reclamantă și terții producători de modele la scară redusă de vehicule. În plus, faptul că reclamanta nu s‑a opus utilizării mărcii contestate de către terți nu poate fi suficient pentru a demonstra consimțământul său. De asemenea un astfel de argument ar fi fost invocat pentru prima dată de reclamantă în cadrul prezentei acțiuni.

În această privință, în primul rând, trebuie să se arate, asemenea camerei de recurs, că extrasele din contractele de licență prezentate de reclamantă nu conțin lista mărcilor care fac obiectul contractelor menționate. În aceste împrejurări, extrasele menționate nu permit să se stabilească faptul că reclamanta a consimțit în mod expres la utilizarea mărcii sale de către acești terți.

În al doilea rând, în ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia, în orice caz, elementele de probă prezentate de aceasta, privite în ansamblu, demonstrează că ea a consimțit, în mod implicit, la utilizarea mărcii contestate de către terți, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței, consimțământul titularului unei mărci poate, într‑adevăr, să fie exprimat în mod explicit sau implicit. Astfel, acest consimțământ trebuie să fie exprimat într‑un mod care să reflecte cu certitudine voința de a renunța la dreptul său exclusiv asupra mărcii. O asemenea voință rezultă în mod normal dintr‑o formulare expresă a consimțământului. Totuși, nu se poate exclude ca, în anumite cazuri, aceasta să poată rezulta în mod implicit din împrejurări și elemente anterioare, concomitente sau ulterioare utilizării mărcii în cauză de către terți, care reflectă de asemenea, cu certitudine, o renunțare a titularului la dreptul său [a se vedea Hotărârea din 13 ianuarie 2011, Park/OAPI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, nepublicată, EU:T:2011:7, punctul 61 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 8 iunie 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punctul 71 (nepublicat)].

Prin urmare, trebuie să se examineze dacă un asemenea consimțământ implicit al reclamantei rezultă din împrejurări și elemente anterioare, concomitente sau ulterioare utilizării mărcii contestate de către un terț.

Împrejurările și elementele relevante care pot reflecta existența unui asemenea consimțământ implicit trebuie examinate, așa cum a admis de altfel EUIPO în ședință, în special în lumina utilizărilor considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață pentru produsele protejate prin marcă și a caracteristicilor pieței (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 18 martie 2015, SMART WATER, T‑250/13, nepublicată, EU:T:2015:160, punctul 26 și jurisprudența citată).

În această privință, mai întâi, trebuie precizat că, astfel cum s‑a arătat la punctul 33 de mai sus, în cadrul specific al pieței relevante, titularul unei mărci înregistrate atât pentru automobile, cât și pentru modele la scară redusă de vehicule este îndreptățit să se opună utilizării mărcii respective de către un terț dacă această utilizare depășește simpla indicație a faptului că modelele la scară redusă în cauză sunt reprezentări fidele ale autovehiculului real și indică, în plus, originea comercială a modelelor menționate ca provenind de la titularul menționat sau de la o întreprindere care are legătură cu acesta din urmă.

Aceasta este situația în speță, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 52 de mai sus. Prin urmare, într‑un asemenea context, consimțământul implicit al titularului mărcii respective decurge din faptul că acesta din urmă avea cunoștință de utilizarea mărcii sale de către terți și nu s‑a opus acesteia.

Elementele de probă descrise și apreciate la punctele 43-49 de mai sus demonstrează că reclamanta avea cunoștință de utilizarea mărcii contestate de către terți, care prezentau produsele în cauză ca produse „oficiale” sub licența Ferrari, și că nu s‑a opus acesteia, ceea ce demonstrează că ea a consimțit, cel puțin în mod implicit, la o asemenea utilizare.

Astfel, pe de o parte, nici EUIPO, nici intervenientul nu contestă că reclamanta avea cunoștință efectiv de această utilizare, ceea ce este, de altfel, demonstrat de faptul că elementele prezentate de reclamantă cuprind printre altele probe accesibile publicului, precum cataloage sau ambalaje de produse.

Pe de altă parte, în măsura în care intervenientul susține că reclamanta arată pentru prima dată în cadrul prezentei acțiuni că ea nu s‑a opus unei asemenea utilizări, este suficient să se constate că din dosar rezultă că reclamanta a susținut, pe tot parcursul procedurii administrative, că terții au acționat cu consimțământul său, arătând astfel, în mod implicit, dar necesar, că nu s‑a opus unei asemenea utilizări.

În continuare, Tribunalul a avut ocazia să statueze că utilizarea mărcii unei societăți de producție de către o societate de distribuție care are legături economice cu aceasta putea fi recunoscută ca fiind o utilizare a mărcii respective făcută cu consimțământul titularului și astfel putea fi considerată ca fiind făcută de către titular, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [Hotărârea din 17 februarie 2011, J & F Participações/OAPI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, nepublicată, EU:T:2011:47, punctul 32, și Hotărârea din 16 octombrie 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, nepublicată, EU:T:2024:696, punctul 102 și jurisprudența citată].

Aceste considerații se aplică mutatis mutandis atunci când marca unei societăți de producție, precum marca contestată, este utilizată de o altă societate care comercializează produsele în cauză ca fiind produse „oficiale” sub licența primei societăți. Astfel, o asemenea utilizare stabilește o legătură între aceste două societăți, care, în lipsa unei indicații contrare, presupune că titularul mărcii a consimțit, fie și numai în mod implicit, la utilizarea mărcilor sale de către societatea menționată.

În sfârșit, reclamanta a prezentat de asemenea mai multe facturi și bonuri de comandă emise de terți pentru vânzarea unor modele la scară redusă de vehicule care poartă marca contestată. Or, potrivit jurisprudenței, atunci când titularul unei mărci care face obiectul unei proceduri de decădere invocă acte de utilizare a acestei mărci de către un terț pentru a dovedi utilizarea serioasă în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, acest titular pretinde în mod implicit că utilizarea respectivă a fost făcută cu consimțământul său [Hotărârea din 8 iulie 2004, Sunrider/OAPI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punctul 24].

Prin urmare, camera de recurs a considerat în mod eronat că reclamanta nu a demonstrat că a consimțit, chiar și în mod implicit, la utilizarea mărcii contestate de către terți pentru produsele în cauză, în sensul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

Din tot ceea ce precedă rezultă că este necesar să se admită al doilea motiv invocat de reclamantă și să se anuleze decizia atacată în măsura în care decăderea din drepturile asupra mărcii contestate a fost pronunțată pentru modelele la scară redusă de vehicule, cuprinse în clasa 28, fără a fi necesar să se examineze primul motiv al acțiunii.

În ceea ce privește cererea reclamantei prin care solicită Tribunalului să modifice decizia atacată, trebuie amintit că, în condițiile în care competența de modificare recunoscută Tribunalului nu are ca efect să confere acestuia posibilitatea de a substitui aprecierea camerei de recurs cu propria apreciere și, cu atât mai puțin, de a proceda la o apreciere cu privire la care camera respectivă nu s‑a pronunțat încă, aceasta trebuie exercitată în situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept, astfel cum acestea sunt stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte (Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punctul 72).

Or, în speță, trebuie arătat că, astfel cum s‑a arătat la punctul 35 de mai sus, camera de recurs nu s‑a pronunțat, în decizia atacată, cu privire la locul, durata și importanța utilizării mărcii contestate, astfel încât nu este de competența Tribunalului să procedeze la o apreciere a acelorași elemente în cadrul examinării cererii de modificare a deciziei menționate.

Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât EUIPO și intervenientul au căzut în esență în pretenții, se impune obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

În plus, reclamanta a solicitat obligarea EUIPO și a intervenientului la plata cheltuielilor de judecată pe care le‑a efectuat în cadrul procedurii în fața camerei de recurs. În această privință, trebuie amintit că, în temeiul articolului 190 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, numai cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s‑a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile. Prin urmare, se impune de asemenea obligarea EUIPO și a intervenientului la plata cheltuielilor de judecată necesare efectuate de reclamantă în legătură cu procedura în fața camerei de recurs.

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta extinsă)

2 iulie 2025 ( *1 )

Hotărâre

Istoricul cauzei

Concluziile părților

În drept

Cu privire la stabilirea dreptului material și procedural aplicabil ratione temporis

Cu privire la cererea de anulare a deciziei atacate

Cu privire la conținutul primului capăt de cerere

Cu privire la fond

Cu privire la cererea de modificare a deciziei atacate

Cu privire la cheltuielile de judecată