Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 2 iulie 2025.#Ferrari SpA împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.#Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală TESTAROSSA – Utilizare efectivă a mărcii – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Utilizare de către terți – Natura utilizării – Consimțământ implicit al titularului mărcii – Dovada utilizării efective – Autovehicule de ocazie – Piese de schimb și accesorii.#Cauza T-1103/23.

Cauza T‑1103/23

Ferrari SpA

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 2 iulie 2025

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală TESTAROSSA – Utilizare efectivă a mărcii – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Utilizare de către terți – Natura utilizării – Consimțământ implicit al titularului mărcii – Dovada utilizării efective – Autovehicule de ocazie – Piese de schimb și accesorii”

Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Dovada utilizării – Utilizare efectivă – Noțiune – Revânzare de către titular a unor produse de ocazie introduse pe piață sub marca respectivă – Includere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și (2) și art. 51 alin. (1) lit. (a)]

(a se vedea punctele 30 și 31)

Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Utilizare de către un terț cu consimțământul titularului mărcii – Consimțământ implicit – Criterii de apreciere – Utilizarea mărcii pentru produse de ocazie

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (2)]

(a se vedea punctele 35, 37-39, 42 și 43)

Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Marca verbală TESTAROSSA

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)]

(a se vedea punctele 41, 45, 52, 60, 91, 95 și 103)

Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Dovada utilizării – Utilizare efectivă – Noțiune – Furnizare de servicii referitoare la produsele comercializate anterior sub marca respectivă – Includere – Condiție – Servicii furnizate sub aceeași marcă

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)]

(a se vedea punctele 47 și 48)

Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Dovada utilizării – Utilizare efectivă – Noțiune – Utilizare a unei mărci înregistrate pentru piese de schimb care fac parte integrantă din produsele acoperite de această marcă – Includere – Limite

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)]

(a se vedea punctele 97-99)

Rezumat

Tribunalul, statuând în complet extins, anulează decizia camerei de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) ( 1 ) și se pronunță cu privire la noțiunea de utilizare serioasă în contextul revânzării de către terți a unor produse de ocazie care poartă marca contestată, cu consimțământul implicit al titularului mărcii. Acesta clarifică astfel jurisprudența rezultată din Hotărârea Ferrari ( 2 ).

Ferrari SpA, reclamanta, este titulara înregistrării internaționale care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale TESTAROSSA, în special pentru autovehicule ( 3 ). La 7 septembrie 2015, domnul Kurt Hesse, intervenientul, a introdus o cerere de declarare a nulității efectelor acestei înregistrări internaționale ( 4 ). Divizia de anulare a admis în parte cererea de decădere și a respins‑o pentru „automobile”.

Atât intervenientul, cât și reclamanta au introdus o acțiune în anulare în parte împotriva acestei decizii. Camera de recurs a EUIPO a admis calea de atac a intervenientului și a respins calea de atac a reclamantei, care a fost astfel decăzută din drepturile sale asupra mărcii contestate pentru toate produsele. Reclamanta a sesizat Tribunalul cu o acțiune în anulare împotriva acestei decizii.

Aprecierea Tribunalului

În primul rând, Tribunalul se pronunță cu privire la utilizarea serioasă a mărcii contestate pentru automobile. Mai întâi, acesta constată că niciun autovehicul nou nu a fost produs sau introdus pe piață sub marca contestată în perioada relevantă și că autovehiculele de ocazie care poartă marca contestată au fost comercializate de concesionari sau de distribuitori autorizați. În această privință, Tribunalul amintește că, deși revânzarea ca atare a unui produs de ocazie care poartă o marcă nu constituie în mod necesar o utilizare serioasă ( 5 ), nu este mai puțin adevărat că, dacă titularul mărcii contestate utilizează această marcă cu ocazia revânzării în conformitate cu funcția sa esențială, o astfel de utilizare poate fi considerată o „utilizare serioasă” a acestei mărci. O asemenea interpretare este confirmată de articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, din care rezultă că o marcă poate face obiectul unei utilizări pentru produse deja introduse pe piață sub această marcă, astfel încât titularul său nu poate interzice terților o asemenea utilizare. În schimb, aceasta nu înseamnă că titularul nu poate utiliza el însuși marca sa pentru astfel de produse. Aceasta se aplică și utilizării mărcii de către terți cu consimțământul titularului, astfel încât titularul mărcii are în continuare posibilitatea să demonstreze că aceasta a făcut obiectul unei utilizări serioase pentru produse de ocazie vândute sub această marcă de către terți cu consimțământul său.

În continuare, Tribunalul, deși arată că reclamanta nu a prezentat elemente de probă care să menționeze consimțământul său explicit pentru utilizarea mărcii contestate de către terți în perioada relevantă, precizează că un astfel de consimțământ poate rezulta și în mod implicit din împrejurări și din elemente anterioare, concomitente sau ulterioare utilizării mărcii de către un terț. În aceste condiții, în cadrul specific al utilizării unei mărci pentru produse de ocazie, un consimțământ implicit nu se poate deduce din simplul fapt că titularul avea cunoștință de utilizarea mărcii de către un terț, ci necesită ca titularul să fie implicat în această utilizare. Pe de altă parte, împrejurările și elementele relevante care pot exprima existența unui consimțământ implicit trebuie examinate în lumina utilizărilor considerate justificate în sectorul economic vizat și a caracteristicilor pieței.

Astfel, pe de o parte, Tribunalul apreciază că vânzarea unui autovehicul de ocazie al mărcii contestate de către un concesionar sau de către un distribuitor autorizat de titularul acestei mărci, iar nu de către un terț oarecare care nu are nicio legătură cu acesta, constituie un indiciu că vânzarea se efectuează cu consimțământul implicit al titularului. În această privință, Tribunalul amintește că utilizarea mărcii unei societăți de producție de către o societate de distribuție autorizată de titularul acestei mărci poate fi recunoscută ca fiind efectuată cu consimțământul acestuia din urmă, în măsura în care o astfel de autorizație stabilește o legătură între aceste două societăți, care presupune că titularul mărcii a autorizat concesionarul sau distribuitorul autorizat să utilizeze marca sa. Această apreciere este confirmată de utilizările considerate justificate pe piața automobilelor, în care un distribuitor sau un concesionar autorizat de constructor este considerat autorizat să comercializeze toate modelele acestui constructor. Același lucru este valabil și pe piața vehiculelor de ocazie, pe care vânzările de autovehicule de ocazie efectuate de un terț independent se disting în general de cele efectuate de un concesionar sau de un distribuitor autorizat.

Pe de altă parte, în ceea ce privește serviciul de certificare furnizat de reclamantă și care are ca obiect atestarea, în schimbul unei plăți, a autenticității autovehiculelor de ocazie care poartă marca contestată, Tribunalul amintește că utilizarea efectivă de către titularul său a unei mărci înregistrate pentru anumite produse pentru servicii care se raportează direct la produsele deja comercializate și care urmăresc să satisfacă nevoile clienților acestor produse este susceptibilă să constituie o „utilizare serioasă” a acestei mărci. În speță, serviciul de certificare se raportează în mod direct la vânzările de autovehicule de ocazie ce poartă marca contestată, de către concesionari autorizați, și urmărește să satisfacă nevoile clienților acestor autovehicule, astfel încât o asemenea utilizare poate să constituie o „utilizare serioasă” a acestei mărci. Utilizarea concomitentă a mărcii Ferrari și a mărcii contestate pe facturile acestui serviciu este conformă cu uzanțele pieței, dat fiind că autovehiculele sunt comercializate în mod curent atât sub o marcă ce desemnează producătorul, cât și sub o a doua marcă ce desemnează modelul.

În sfârșit, Tribunalul concluzionează că reclamanta a demonstrat că consimțise implicit la utilizarea mărcii contestate de către terți pentru „automobile”.

În al doilea rând, Tribunalul examinează utilizarea serioasă a mărcii contestate pentru piese de schimb și accesorii, care sunt în principal piese de ocazie. El observă, pe de o parte, că această utilizare a fost efectuată în perioada relevantă de către concesionari și distribuitori autorizați și, pe de altă parte, că reclamanta propune un serviciu de certificare care include o verificare a originii comerciale a pieselor autovehiculelor de ocazie ce poartă marca contestată. În consecință, reclamanta a demonstrat că a consimțit implicit la utilizarea de către terți a mărcii contestate pentru piese de schimb și accesorii. În plus, Tribunalul constată că camera de recurs nu a luat suficient în considerare faptul că vânzările de piese de schimb și accesorii efectuate de concesionari autorizați priveau de asemenea piese originale desemnate în mod specific prin marca contestată. Pentru aceste motive, el consideră că aprecierile camerei de recurs sunt afectate de erori.

În ultimul rând, Tribunalul arată că utilizarea mărcii contestate pentru piesele de schimb și accesorii poate constitui de asemenea o utilizare a acesteia pentru „automobile”. Astfel, se consideră că o marcă înregistrată pentru o categorie de produse și de piese de schimb ale acestora a făcut obiectul unei utilizări serioase pentru toate produsele care intră în această categorie și pentru piesele de schimb ale acestora dacă ea nu a făcut obiectul unei astfel de utilizări decât pentru unele dintre aceste produse sau numai pentru piesele de schimb sau accesoriile care intră în componența unora dintre produsele menționate, cu excepția situației în care rezultă că consumatorul le percepe ca constituind o subcategorie autonomă față de categoria produselor pentru care marca vizată a fost înregistrată. În speță, camera de recurs nu a examinat însă aceste elemente și nu a constatat că aceste piese de schimb și accesorii constituiau o subcategorie autonomă în raport cu automobilele, astfel încât dovada utilizării celor dintâi ar fi lipsită de relevanță pentru cele din urmă. Pe de o parte, camera de recurs s‑a limitat să evidențieze existența unei disproporții între valoarea economică a pieselor de schimb și a accesoriilor, pe de o parte și cea a automobilelor, pe de altă parte, fără a ține seama de jurisprudența potrivit căreia criteriul finalității sau al destinației este primordial în vederea definirii unei subcategorii de produse sau de servicii. Pe de altă parte, aceasta a apreciat că publicul relevant nu ar considera că fabricanții de piese de schimb și accesorii ar avea capacitatea tehnică de a construi automobile. Or, Tribunalul arată că o astfel de normă generală, potrivit căreia publicul ar considera în mod necesar că autovehiculele și piesele de schimb și accesoriile provin de la doi constructori diferiți, nu este dovedită, precizându‑se că un anumit număr de piese de schimb și accesorii sunt produse de înșiși constructorii de autovehicule. Prin urmare, și decizia atacată este afectată de erori în această privință.

( 1 ) Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 29 august 2023 (cauzele conexate R 334/2017‑5 și R 343/2017‑5), astfel cum a fost rectificată la 28 septembrie 2023 (denumită în continuare „decizia atacată”).

( 2 ) Hotărârea din 22 octombrie 2020, Ferrari (C‑720/18 și C‑721/18, EU:C:2020:854).

( 3 ) Produse care fac parte din clasa 12 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

( 4 ) În temeiul articolului 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1) coroborat cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din acest regulament.

( 5 ) În sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 207/2009.