Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 18 mai 2018.#Mendes SA împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.#Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală VSL#3 – Marcă devenită o denumire comercială obișnuită a unui produs sau serviciu pentru care este înregistrată – Marcă de natură să inducă în eroare publicul – Articolul 51 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001].#Cauza T-419/17.

La data de 23 decembrie 1999, Mendes s.u.r.l. a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare, înlocuit, la rândul său, prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].

Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal VSL#3.

Produsele pentru care s‑a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 5 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „Produse farmaceutice, veterinare și de igienă; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru bebeluși; produse nutriceutice; suplimente alimentare”.

Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare nr. 2000/059 din 24 iulie 2000, iar marca a fost înregistrată la 5 iulie 2001.

La 1 aprilie 2004, EUIPO a înregistrat cesiunea, de către Mendes s.u.r.l, a mărcii contestate în favoarea Actial Farmacêutica Lda.

La 2 decembrie 2016, EUIPO a înregistrat cesiunea, de către Actial Farmacêutica Lda, a mărcii contestate în favoarea intervenientei, Actial Farmaceutica Srl.

La 8 septembrie 2014, reclamanta Mendes SA a formulat o cerere de decădere din drepturile asupra mărcii contestate pentru toate produsele pentru care a fost înregistrată, în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul 2017/1001], pentru motivul că, în primul rând, marca respectivă ar fi devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea intervenientei, denumirea comercială obișnuită a produsului în cauză și, în al doilea rând, respectiva marcă ar induce în eroare publicul ca urmare a utilizării sale.

Prin decizia din 2 iunie 2016, divizia de anulare a respins cererea de decădere.

La 19 iulie 2016, reclamanta a introdus la EUIPO o cale de atac împotriva deciziei diviziei de anulare, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenite articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001).

Prin decizia din 3 mai 2017 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac. În primul rând, camera de recurs a considerat în esență că elementele de probă prezentate de reclamantă nu permiteau să se stabilească faptul că marca contestată a devenit denumirea comercială obișnuită a produselor pentru care a fost înregistrată. În al doilea rând, camera de recurs a considerat în esență că reclamanta nu a dovedit în mod corespunzător utilizarea înșelătoare a mărcii contestate.

Reclamanta solicită Tribunalului: – anularea deciziei atacate; – obligarea la restituirea integrală a cheltuielilor aferente procedurii sau, cel puțin, obligarea la compensarea integrală a cheltuielilor de judecată.

EUIPO și intervenienta solicită Tribunalului: – respingerea acțiunii; – obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

EUIPO susține că anexele A.9, A.36 și A.39 la cererea introductivă, referitoare la orientările World Gastroenterology Organisation (anexa A.9), la conținutul site‑ului internet www.vsl3.co.uk (anexa A.36) și la ambalajul produsului în cauză distribuit cu o formulare modificată (anexa A.39), sunt prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului și sunt, în consecință, inadmisibile.

În speță, trebuie arătat că anexele A.9, A.36 și A.39 la cererea introductivă nu făceau parte din dosarul administrativ prezentat de reclamantă în fața camerei de recurs a EUIPO.

În această privință, trebuie amintit că acțiunea introdusă la Tribunal vizează controlul de legalitate a deciziilor camerelor de recurs ale EUIPO în sensul articolului 65 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 72 din regulamentul 2017/1001), astfel încât rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina înscrisurilor prezentate pentru prima dată în fața sa.

În consecință, documentele menționate trebuie să fie înlăturate, fără a fi necesar să se examineze forța lor probantă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punctul 19 și jurisprudența citată].

În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă două motive. Primul motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

În cadrul primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, reclamanta susține, mai întâi, că camera de recurs a săvârșit o eroare în definirea sectorului interesat și în perceperea de către acesta a mărcii contestate. Reclamanta susține în plus că transformarea mărcii contestate în denumirea comercială obișnuită a produsului pentru care este înregistrată este imputabilă titularului acesteia.

EUIPO și intervenienta contestă argumentele reclamantei.

Potrivit articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul mărcii Uniunii Europene este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la EUIPO sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, în cazul în care marca a devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea titularului său, denumirea comercială obișnuită a unui produs sau a unui serviciu pentru care este înregistrată.

Este necesar să se constate că nu există nicio jurisprudență referitoare la aplicarea articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Cu toate acestea, în cauzele în care s‑au pronunțat Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2004:275), și Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2014:130), Curtea a fost chemată să interpreteze articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) și articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25), care au un conținut în esență identic cu cel al articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

Reiese din jurisprudența Curții aplicabilă prin analogie articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 că acest articol se referă la o situație în care marca nu mai este aptă să își îndeplinească funcția de indicare a originii (a se vedea prin analogie Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C‑371/02, EU:C:2004:275, punctul 22, și Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 19).

Printre diversele funcții ale mărcii, funcția de indicare a originii are un rol esențial. Ea permite să se identifice produsul sau serviciul desemnat de marcă ca provenind de la o întreprindere determinată și, prin urmare, să se distingă acest produs sau acest serviciu de cele ale altor întreprinderi. Întreprinderea menționată este cea sub controlul căreia se comercializează produsul sau serviciul (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 20 și jurisprudența citată).

Legiuitorul Uniunii Europene a consacrat funcția de indicare a originii mărcii prevăzând la articolul 4 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 4 din Regulamentul 2017/1001) că semnele care pot avea o reprezentare grafică pot constitui o marcă numai cu condiția să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 21 și jurisprudența citată).

Astfel, în timp ce articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 7 din Regulamentul 2017/1001) enumeră situațiile în care o marcă nu este, ab initio, susceptibilă să își îndeplinească funcția de indicare a originii, articolul 51 alineatul (1) litera (b) din același regulament privește situația în care utilizarea mărcii este atât de răspândită, încât semnul care constituie marca tinde să desemneze categoria, tipul sau natura produselor sau serviciilor vizate de înregistrare, iar nu produse sau servicii specifice provenind de la o anumită întreprindere (a se vedea prin analogie Concluziile avocatului general Léger în cauza Björnekulla Fruktindustrier, C‑371/02, EU:C:2003:615, punctul 50). Marca, devenită denumirea obișnuită a unui produs, și‑a pierdut astfel caracterul distinctiv, prin urmare nu mai îndeplinește această funcție (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 22 și jurisprudența citată).

În acest caz, titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile care îi sunt conferite de articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 9 din Regulamentul 2017/1001) în măsura în care, în primul rând, această marcă a devenit o denumire comercială obișnuită a unui produs sau serviciu pentru care este înregistrată și, în al doilea rând, această schimbare se datorează activității sau inactivității titularului respectiv (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 30, și Concluziile avocatului general Cruz Villalón în cauza Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2013:563, punctul 31). Aceste condiții sunt cumulative.

În lumina respectivelor principii trebuie să fie analizat prezentul motiv.

Camera de recurs a considerat, la punctul 41 din decizia atacată, că elementele de probă prezentate de reclamantă nu permiteau să se stabilească transformarea mărcii contestate într‑o denumire comercială obișnuită a produsului pentru care a fost înregistrată. Mai precis, într‑o primă fază, întrucât reclamanta nu a demonstrat că marca contestată era percepută ca o denumire comercială obișnuită de către consumatorii finali, camera de recurs a considerat că acest lucru este suficient pentru a se opune cererii de decădere pe care a formulat‑o reclamanta. Cu toate acestea, într‑o a doua fază, camera de recurs și‑a continuat analiza examinând modul în care este percepută marca contestată de vânzătorii produsului comercializat sub marca contestată, în special farmaciștii. Chiar presupunând că sancțiunea decăderii pentru transformarea mărcii într‑o denumire comercială obișnuită ar fi aplicabilă și în ipoteza în care marca ar fi perfect în măsură să își exercite funcția de indicare a originii pentru consumatorii finali, camera de recurs a considerat că elementele prezentate de reclamantă nu erau adecvate să dovedească faptul că vânzătorii produsului în discuție percepeau marca contestată ca pe o denumire comercială obișnuită a respectivului produs. Camera de recurs a mai considerat că, în orice situație, probele pe care le‑a adus reclamanta nu demonstrau în mod exhaustiv că înșiși medicii și comunitatea științifică percepeau marca contestată ca pe o denumire obișnuită. În consecință, marca contestată ar putea să își exercite pe deplin funcția de indicare a originii.

Niciunul dintre argumentele invocate de reclamantă nu poate infirma această concluzie.

Potrivit reclamantei, în mod eronat, camera de recurs nu a ținut seama de percepția pe care o au medicii specialiști și comunitatea medicală și științifică asupra mărcii contestate. În ceea ce privește consumatorii finali, reclamanta susține că camera de recurs a săvârșit o eroare nereținând faptul că, pe de o parte, dintre aceștia din urmă, cei care cumpărau produsul comercializat sub marca contestată în mod autonom constituiau o parte nesemnificativă și, pe de altă parte, că ei aveau o percepție limitată, chiar inexistentă, asupra mărcii, de care luau cunoștință după eliberarea prescripției, fără a opera în realitate o alegere la momentul achiziției. Reclamanta susține că publicul relevant ar fi constituit, în primul rând, din comunitatea medicală și științifică, în al doilea rând, din profesioniștii care intervin în comercializarea produsului, în special medicii, și în al treilea rând, din consumatorii finali care fac parte însă din categorii speciale de pacienți afectați de anumite boli specifice.

În această privință, potrivit jurisprudenței, în ipoteza în care intermediarii intervin în distribuirea către consumator sau către utilizatorul final a unui produs care este acoperit de o marcă înregistrată, sectoarele interesate al căror punct de vedere trebuie luat în considerare pentru a aprecia dacă această marcă a devenit denumirea comercială obișnuită a produsului în cauză sunt formate din totalitatea consumatorilor sau a utilizatorilor finali și, în funcție de caracteristicile pieței produsului respectiv, din totalitatea profesioniștilor care intervin în comercializarea acestuia (a se vedea prin analogie Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C‑371/02, EU:C:2004:275, punctul 26).

Astfel, marca face parte integrantă dintr‑un proces de comunicare între vânzători și cumpărători. Acest proces de comunicare poate avea rezultatul urmărit și marca va putea îndeplini funcția care îi justifică existența numai în cazul în care cei doi participanți la comunicare înțeleg marca ca atare, cu alte cuvinte, sunt conștienți de funcția acesteia de indicare a originii. În cazul în care unul dintre aceste grupuri percepe marca drept o denumire generică, nu are loc transferul de informație comunicată de marcă (a se vedea prin analogie Concluziile avocatului general Cruz Villalón în cauza Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2013:563, punctul 58; a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 29).

Totuși, marca își poate îndeplini în continuare funcția de indicare de origine, chiar dacă cumpărătorul nu știe că este în prezența unei mărci, în cazul în care un intermediar exercită o influență determinantă asupra deciziei de cumpărare a cumpărătorului, astfel încât cunoașterea de către acesta a funcției de indicație de origine a mărcii permite realizarea procesului de comunicare. O asemenea situație există atunci când, pe piața respectivă, intermediarul oferă în mod obișnuit consultanță determinantă pentru decizia de cumpărare sau chiar ia această decizie în locul consumatorului, astfel cum este cazul farmaciștilor și al medicilor în ceea ce privește medicamentele eliberate pe bază de rețetă (a se vedea prin analogie Concluziile avocatului general Cruz Villalón în cauza Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2013:563, punctul 59).

Astfel, deși sectoarele interesate cuprind, în principal, consumatorii și utilizatorii finali, intermediarii care joacă un rol în aprecierea caracterului uzual al mărcii trebuie să fie, de asemenea, luați în considerare (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 6 martie 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, punctul 27 și jurisprudența citată, și Concluziile avocatului general Cruz Villalón în cauza Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2013:563, punctul 59).

Decurge din jurisprudența citată la punctele 31-34 de mai sus că sectorul interesat, al cărui punct de vedere trebuie luat în considerare atunci când se examinează dacă marca contestată a devenit denumirea comercială obișnuită a produsului comercializat sub aceasta, trebuie definit având în vedere caracteristicile pieței produsului respectiv.

În speță, produsul comercializat sub marca contestată constă într‑un preparat probiotic destinat tratării bolilor gastro‑intestinale. Acest produs farmaceutic este disponibil în comerț și poate fi achiziționat fără prescripție medicală, fapt admis de altfel de reclamantă. Cu toate acestea, reclamanta susține că acea parte a consumatorilor finali care cumpără spontan, pentru prima dată, fără vreo prescripție sau vreo sugestie medicală, produsul farmaceutic în discuție constituie o parte nesemnificativă din ansamblul consumatorilor finali. Fără a fi necesară pronunțarea cu privire la pertinența acestui argument, trebuie să se constate că reclamanta nu îl dezvoltă în niciun fel.

Sectorul interesat include, în primul rând, consumatorii finali ai produsului comercializat sub marca contestată. Deoarece produsul respectiv nu este condiționat de o prescripție medicală, consumatorii finali, expuși în special publicității făcute de intervenientă, precum și comentariilor altor pacienți, joacă un rol în decizia de achiziționare a respectivului produs, contrar susținerilor reclamantei (a se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Kokott în cauza Alcon/OAPI, C‑412/05 P, EU:C:2006:687, punctul 55). Consumatorii finali reprezintă persoanele care suferă de tulburări gastro‑intestinale, iar nu numai pe cele ce suferă de anumite boli specifice, cum susține reclamanta. Astfel, în afară de faptul că reclamanta nu prezintă niciun element de probă în susținerea afirmației sale, din documentele pe care le‑a prezentat rezultă că produsul comercializat sub marca contestată este utilizat și în tratamentul tulburărilor gastro‑intestinale.

În al doilea rând, în ceea ce privește profesioniștii, sectorul interesat include în special farmaciștii, astfel cum constată camera de recurs la punctul 28 din decizia atacată. Întrucât pot furniza explicații și sfaturi persoanelor care suferă de tulburări gastro‑intestinale, aceștia pot juca un rol important în privința deciziei de cumpărare a consumatorilor finali (a se vedea în acest sens și prin analogie Concluziile avocatului general Cruz Villalón în cauza Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2013:563, punctul 59).

Mediul interesat, din punctul de vedere al profesioniștilor, include, de asemenea, medicii generaliști sau specialiști. Astfel, deși decizia de a cumpăra medicamente pentru care nu este necesară o prescripție este luată adesea numai de consumatorul final, aceste medicamente pot fi achiziționate și la propunerea medicilor (a se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Kokott în cauza Alcon/OAPI, C‑412/05 P, EU:C:2006:687, punctul 55).

În schimb, contrar susținerilor reclamantei, comunitatea științifică nu este parte din sectorul interesat, aceasta nefiind implicată în niciun fel în procesul de comunicare dintre vânzător, pe de o parte, și cumpărător, pe de altă parte. În consecință, influența acesteia în privința deciziei de cumpărare a consumatorilor finali este inexistentă.

În consecință, din perspectiva sectorului interesat astfel definit trebuie analizat dacă marca contestată s‑a transformat în denumirea comercială obișnuită a produsului pentru care este înregistrată.

Cu titlu introductiv, în speță, având în vedere influența exercitată de profesioniști, și anume farmaciștii și medicii, în privința deciziei de cumpărare a consumatorilor finali, rezultă din jurisprudența citată la punctele 31-34 de mai sus că faptul că consumatorii finali vor continua să perceapă funcția de indicare a originii mărcii contestate nu este suficient pentru a se opune cererii de decădere din drepturi a titularului acestei mărci, având în vedere importanța percepției pe care o au profesioniștii asupra ei.

Deși, în decizia atacată, camera de recurs și‑a limitat analiza, inițial, la perceperea mărcii contestate exclusiv de consumatorii finali, acest lucru nu este de natură să determine anularea deciziei atacate, întrucât, ulterior, camera de recurs a luat, de asemenea, în considerare percepția pe care o au profesioniștii, și anume farmaciștii și medicii, asupra respectivei mărci.

În aceste condiții, trebuie să se constate că reclamanta nu reușește să demonstreze că consumatorii finali și profesioniștii, și anume farmaciștii și medicii, percep marca contestată ca fiind denumirea obișnuită a produsului în cauză.

Mai întâi, în ceea ce privește consumatorii finali ai produsului comercializat sub marca contestată, reclamanta, care consideră că aceștia nu aparțin sectorului interesat, nu demonstrează schimbarea percepției lor asupra mărcii respective. În orice caz, documentația științifică, specializată, prezentată de reclamantă nu vizează consumatorii finali. Astfel cum subliniază, pe de altă parte, camera de recurs la punctul 29 din decizia atacată, semnul verbal VSL#3 este indicat pe ambalajul produsului comercializat sub marca contestată, urmat în plus de simbolul „©”. Prin urmare, marca contestată este în măsură pe deplin să își exercite funcția de indicare a originii în privința consumatorilor finali.

În plus, în ceea ce privește profesioniștii, reclamanta, care își concentrează demonstrația exclusiv pe medicii specialiști și pe comunitatea științifică, ignoră în totalitate percepția farmaciștilor și a medicilor generaliști asupra mărcii în litigiu. În orice caz, documentația științifică, specializată, prezentată de reclamantă nu permite să se constate în cazul farmaciștilor și al medicilor generaliști sau specialiști o schimbare de percepție a mărcii menționate. Astfel, în primul rând, semnul verbal VSL#3 este asociat în mod direct în anumite publicații cu o origine comercială, menționată între paranteze. În al doilea rând, în marea majoritate a articolelor, referința la semnul verbal VSL#3 este precedată de expresii precum „preparat probiotic”, „amestec probiotic” sau numai de termenul „probiotic”. Întrucât nu este, așadar, utilizată ca substantiv comun, marca contestată nu este prezentată ca denumirea comercială obișnuită a produsului pentru care este înregistrată. În al treilea rând, astfel cum arată din dorința de exhaustivitate camera de recurs la punctul 38 din decizia atacată, reclamanta nu o contrazice pe intervenientă atunci când aceasta din urmă susține că semnul verbal VSL#3 nu apare în niciun dicționar, că nu a fost clasificat ca denumire obișnuită și că nu este înscris în lista denumirilor comune internaționale (DCI).

Pe de altă parte, în ceea ce privește în mod special farmaciștii, astfel cum arată camera de recurs la punctul 30 din decizia atacată, aceștia cunosc sursele de producție și controlul comercializării. Or, reclamanta nu demonstrează că documentația prezentată, în majoritate americană, ar exercita vreo influență asupra lor sau a percepției lor asupra mărcii contestate. Cu titlu suplimentar, astfel cum indică totodată camera de recurs fără a fi contrazisă de reclamantă, faptul că marca contestată nu este utilizată de alte întreprinderi, concurente cu intervenienta, se opune schimbării de percepție a farmaciștilor asupra respectivei mărci.

Marca contestată își exercită, așadar, în continuare funcția de indicare a originii în privința profesioniștilor, și anume a farmaciștilor și a medicilor.

Prin urmare, reclamanta nu poate susține în mod întemeiat că sectorul interesat percepe în prezent marca contestată ca fiind denumirea obișnuită a produsului pentru care este înregistrată.

Întrucât prima dintre condițiile menționate la punctul 26 de mai sus nu este îndeplinită, primul motiv trebuie respins, fără să examineze dacă reclamanta a prezentat elemente care să dovedească că transformarea mărcii contestate în denumirea comercială obișnuită a produselor pe care le desemnează se datorează activității sau inactivității intervenientei.

În cadrul celui de al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, reclamanta susține că în mod eronat camera de recurs a concluzionat că nu a fost dovedită în mod corespunzător utilizarea înșelătoare a mărcii contestate după înregistrarea acesteia.

EUIPO și intervenienta contestă argumentele reclamantei.

Potrivit articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul mărcii Uniunii Europene este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la EUIPO sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, în cazul în care, în urma utilizării de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, marca poate induce în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse sau servicii.

Reiese din jurisprudență că această cauză de decădere prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 presupune existența unei înșelări efective sau a unui risc suficient de grav de înșelare a consumatorului [a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 mai 2009, Fiorucci/OAPI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, punctul 33; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 30 martie 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, punctul 47].

Aplicabilitatea articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 este condiționată de utilizarea înșelătoare a mărcii după înregistrarea ei. O astfel de utilizare înșelătoare trebuie dovedită în mod corespunzător de reclamant (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 mai 2009, ELIO FIORUCCI, T‑165/06, EU:T:2009:157, punctul 36).

Prezentul motiv trebuie analizat în lumina celor arătate mai sus.

În speță, camera de recurs a considerat, la punctul 52 din decizia atacată, că reclamanta nu a demonstrat în mod corespunzător utilizarea înșelătoare a mărcii după înregistrarea ei. Titularul mărcii contestate nu trebuia să fie decăzut, în consecință, din drepturile sale, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009. Potrivit camerei de recurs, consumatorul vizat ar fi indus în eroare de marcă numai atunci când este determinat să creadă că produsele și serviciile au o anumită caracteristică, pe care în realitate nu o au. Totuși, dacă mesajul transmis de marcă nu este suficient de clar pentru a desemna o caracteristică precisă a produselor și serviciilor acoperite, acest mesaj nu ar putea fi considerat înșelător. Din moment ce a stabilit deja că marca contestată nu era o denumire comercială obișnuită a produsului pentru care a fost înregistrată și că aceasta nu conținea nici cea mai mică indicație descriptivă a acestui produs sau a caracteristicilor sale, camera de recurs a afirmat că respectiva marcă nu constituia o denumire suficient de precisă pentru a fi de natură să dea naștere unei înșelări efective sau unui risc suficient de grav de înșelare a consumatorului.

Reclamanta nu invocă niciun argument de natură să infirme aprecierea camerei de recurs.

În primul rând, potrivit reclamantei, semnul verbal VSL# 3 este acronimul pentru „Very Safe Lactobacilli”, simbolul „#” înseamnă „număr” în engleză, iar cifra 3 se referă la numărul de specii de bifidobacterii. Or, începând din al doilea semestru al anului 2014 și în urma modificărilor aduse de un alt producător formulei produsului pentru care este înregistrată marca contestată, noțiunea „very safe lactobacilli” nu ar mai fi aplicabilă. Faptul că intervenienta a continuat să utilizeze marca contestată pentru noul produs, potențial periculos, însușindu‑și în mod nejustificat literatura științifică privind principiul activ „VSL#3”, ar dovedi caracterul înșelător al comportamentului intervenientei.

Dacă, având în vedere modul de redactare a articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, modificările în compoziția unui produs acoperit de o marcă pot conduce la decădere, totuși, aceasta intervine numai în cazul în care marca transmite o informație incorectă cu privire la natura, la calitatea sau la proveniența produsului respectiv.

Or, din cuprinsul punctelor 49 și 50 de mai sus rezultă că marca contestată nu a devenit denumirea comercială obișnuită a produsului în cauză, pentru care este înregistrată. În plus, reclamanta nu prezintă elemente care pot să demonstreze că marca contestată ar trebui să fie înțeleasă ca acronim pentru „Very Safe Lactobacilli”. Prin urmare, nu este dovedit caracterul descriptiv al mărcii contestate. În consecință, contrar susținerilor reclamantei, marca contestată nu transmite un mesaj clar privind produsul în discuție sau caracteristicile acestuia.

Din moment ce marca contestată nu constituie o denumire suficient de precisă pentru a fi de natură să dea naștere unei înșelări efective sau unui risc suficient de grav de înșelare a consumatorului, argumentația reclamantei menționată la punctul 59 de mai sus trebuie să fie respinsă ca nefondată.

În al doilea rând, reclamanta susține în esență că intervenienta ar trebui să fie decăzută din drepturi din cauza deteriorării calității produsului comercializat sub marca contestată. Potrivit reclamantei, începând din al doilea semestru al anului 2014, formula respectivului produs și în special profilul imunologic și biochimic al acestuia s‑ar fi modificat radical. Marca contestată ar desemna, așadar, un produs care nu mai are același profil de inocuitate și nici aceleași efecte terapeutice ca înainte.

Contrar susținerilor reclamantei și astfel cum rezultă din jurisprudența citată la punctele 53-55 de mai sus, protecția garantată consumatorilor în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 privește exclusiv caracteristicile intrinseci ale produsului, la care aceștia se așteaptă având în vedere mesajul transmis de marcă. Această dispoziție nu urmărește nicidecum să impună titularului unei mărci obligația de a asigura un anumit nivel de calitate, cu excepția situației în care marca transmite un astfel de mesaj. În speță, întrucât reclamanta nu a reușit să demonstreze că marca contestată crea vreo așteptare în rândul consumatorilor, legată de caracteristicile intrinseci sau de aspectul calitativ al produsului în cauză, în mod întemeiat, camera de recurs a considerat la punctul 50 din decizia atacată că eventuala deteriorare a produsului în discuție ar putea antrena o „decădere comercială”, iar nu juridică.

Pe de altă parte, camera de recurs a constatat în mod întemeiat la punctul 51 din decizia atacată că consumatorii sunt în măsură, în orice caz, să aprecieze în mod direct calitatea produsului în discuție, cu ocazia alegerii acestuia, deoarece ambalajul celor două formule diferite ale acestui produs furnizează toate informațiile necesare cu privire la conținutul său. În special, astfel cum constată camera de recurs, fără ca acest lucru să fie contestat de reclamantă, din cele două ambalaje rezultă că cele două formule ale produsului în cauză conțin, fiecare, opt tulpini diferite de bacterii lactice viabile care, deși sunt de origine diferită, fac parte din aceeași specie.

Prin urmare, camera de recurs a constatat în mod întemeiat, la punctul 52 din decizia atacată, că reclamanta nu a demonstrat în mod corespunzător utilizarea înșelătoare a mărcii după înregistrarea ei.

În plus, este necesar să se arate că nu poate fi reținut argumentul nedezvoltat al reclamantei, potrivit căruia imposibilitatea operatorilor de pe piață de a utiliza amestecul probiotice „VSL#3” creează un monopol nejustificat și o denaturare vădită a concurenței contrară protecției consumatorilor.

În temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001], intervenientei, în calitate de titulară a mărcii contestate, îi este conferit dreptul exclusiv care îi permite, printre altele, să interzică oricărui terț să folosească un semn pentru care, din cauza similitudinii cu marca anterioară și din cauza identității produselor desemnate de mărcile în conflict, există un risc de confuzie în percepția publicului. Interesul regimului juridic al mărcii Uniunii Europene constă tocmai în faptul că permite deținătorilor unei mărci anterioare să se opună înregistrării unor mărci ulterioare care ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare. Astfel, fără a acorda un monopol injust și nejustificat deținătorilor unei mărci anterioare, regimul respectiv permite acestor deținători să protejeze și să valorifice investițiile substanțiale efectuate pentru a‑și promova marca lor anterioară [Hotărârea din 21 februarie 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OAPI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, EU:T:2006:58, punctul 43].

În speță, întrucât reclamanta nu a dovedit că marca contestată a fost folosită în mod înșelător de intervenientă, aceasta din urmă este îndreptățită să își exercite dreptul exclusiv în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

Reiese din cele de mai sus că al doilea motiv trebuie respins și, prin urmare, acțiunea în totalitate.

Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea ei la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de EUIPO și de intervenientă, în conformitate cu concluziile acestora.

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

18 mai 2018 ( *1 )

Hotărâre

Istoricul cauzei

Concluziile părților

În drept

Cu privire la admisibilitatea documentelor prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului

Cu privire la fond

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 51 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009

Cu privire la cheltuielile de judecată